[손별의 스타트업 IP] ‘생탁’은 되고, ‘영탁’은 안되는 막걸리 상표 이야기

영탁 막걸리 상표 분쟁

안녕하세요. 손인호 변리사입니다.

경북의 한 막걸리 제조업체 예천양조가 ‘영탁‘과 ‘영탁막걸리‘에 대해 상표출원을 하였지만 특허청에서 최종적으로 상표 등록을 거절하였다는 소식이 전해졌습니다.

가수 영탁은 작년 TV조선 미스터트롯에 출연하여 ‘막걸리 한 잔’이라는 노래로 큰 화제를 얻었고, 예천양조와 전속모델 계약을 맺으며 ‘영탁 막걸리’는 단숨에 전국적인 인기를 누리는 제품이 되었습니다.

하지만, 전속계약이 끝난 직후 예천양조는 자신들이 사용하는 명칭 ‘영탁‘은 가수 영탁과 무관하고, 백구영 회장의 이름 끝 자인 ‘영‘과 탁주의 ‘탁‘을 합쳐서 만들어낸 브랜드라고 주장하며 상표 분쟁이 지속되고 있습니다.

상표 분쟁의 경과와 이슈에 숨겨진 이야기, 전문가의 입장에서 조금 더 쉽게 풀어드려 보겠습니다.

1. ‘영탁’ 명칭에 대해 먼저 상표출원을 하다.

가수 영탁은 2020년 1월 23일 TV조선 미스터트롯에 출연하여 ‘막걸리 한 잔’이라는 노래를 부르며 전국적인 화제가 되었고, 현재까지 유튜브 조회수가 2600만 회를 넘을 정도로 인기가 지속되고 있습니다.

가수 영탁의 예명인 ‘영탁’은 대표적인 막걸리 브랜드 ‘생탁’과 유사한 호칭을 가지고 있고, 가수 영탁이 부른 노래도 막걸리에 관한 것이라 실제로 막걸리 업계에서 수많은 러브콜이 있기도 한 것으로 알려졌습니다.

예천양조가 ‘영탁’에 대해 막걸리 등을 지정상품으로 하여 상표출원한 것은 2020년 1월 28일입니다.

상표출원일자를 기준으로 볼 때 방송 직후에 출원한 것입니다. 가수 영탁의 팬들이 영탁 막걸리 상표가 가수 영탁 이름에서 따온 것이라고 주장하는 것도 설득력이 있어 보입니다.

그리고, 예천양조는 2020년 4월 1일 가수 영탁과 전속모델 계약을 맺고 영탁의 생일인 5월 13일에 영탁막걸리를 출시하였습니다.

가수 영탁과의 협업을 통해 영탁막걸리는 없어서 못 파는 제품이 될 정도로 히트 제품의 반열에 올랐습니다.

하지만, 전속계약의 만료와 함께 상표권 분쟁이 시작되어 안타까운 상황에 있습니다.

상표 분쟁의 핵심은 전속모델 계약의 내용이 무엇인지, 그리고 가수 영탁의 대중적인 인지도에 힘입어 얻게 된 소비자의 신뢰를 예천양조가 ‘영탁’ 상표권을 획득을 통해 독점하는 것이 타당한지입니다.

2. 가수 영탁의 ‘인지도’가 중요한 포인트

상표법은 ‘선출원주의’를 채택하고 있어 동일한 상표에 대해 가장 먼저 출원한 자에게 권리를 인정하고 있습니다.

하지만, 지난 2020년 SBS 골목식당의 방송을 본 제3자가 포항 덮죽집의 ‘덮죽’ 명칭을 먼저 선점하기 위해 상표출원하여 이슈가 된 것처럼 상표법은 선출원주의를 보완하기 위한 다양한 제도들을 두고 있습니다.

그중에서도 이번에 예천양조의 상표출원이 문제가 된 부분은 ‘저명한 타인의 예명을 포함하는 상표‘라는 점입니다.

유명 연예인이 방송에 출연한 경우 대중들의 인지도가 높아 상표권 가치도 높기 때문에 타인이 경제적 이익을 목적으로 상표출원을 하는 경우가 많습니다.

상표법에서는 이러한 인지도를 이용하는 것을 막기 위해 저명한 타인의 예명에 대해서는 상표 등록을 금지하고 있습니다.

이 경우에도 타인의 승낙을 받은 경우에는 상표등록을 받을 수 있도록 하여, 양 당사자간의 협상 결과를 존중하고 있습니다.

3. 광고모델 계약과 상표출원은 별도의 계약이 필요

이번 상표분쟁 과정에서 특허청은 가수 영탁이 출원인과 광고모델에 관한 전속계약을 맺고 ‘상표 사용‘에 대해 명시적 또는 묵시적 승낙하였더라도 ‘상표 등록받을 수 있는 권리’에 대해서는 서명 또는 날인된 별도의 승낙서가 필요하다고 하였습니다.

전속 광고모델 계약을 하였다고 상표 등록을 받을 수 있는 권리까지 승낙하는 것은 아니라는 유권해석을 한 것입니다.

결국 예천양조는 가수 영탁의 승낙을 받지 못하였고, ‘영탁’에 대해 상표등록을 받지 못한 것으로 알려졌습니다.

방송에 출연한 유명 연예인의 인지도를 이용하여 상표권을 획득하려는 시도가 지속되고 있습니다.

현재로서는 가수 영탁이 상표출원을 하지 않는 한 타인이 ‘영탁’에 대해 상표권을 획득하기는 어려워 보이지만, 정당한 사용료 지불을 통해 함께 상생하는 길을 찾을 수 있기를 바랍니다.

손인호 님이 브런치에 게재한 글을 편집한 뒤 모비인사이드에서 한 번 더 소개합니다.